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如何申请美国专利
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区别技术特征没有被对比文件公开时是否可以认定现有技术有启示?

    实践中经常会收到审查员直接以“不需要付出创造性的劳动”“显而易见”“常规技术手段”等论断来否定创造性的审查意见。例如下面这一段:

   “其中每个不间断电源供应器3中的开关SW2在允许的情况下可以分别连接各自的直流输入电压DC,或者为了降低成本而共用一个直流输入电压DC,即先将开关SW2的一端互联,互联后再连接同一个直流输入电压DC,这是所属技术领域的技术人员在设计电路时的不同选择,不需要付出创造性的劳动。而降低成本和减小装置体积是装置设计中的普遍需求,所属技术领域的技术人员通常都会考虑成本及装置体积的要求而尽量减少元件数,因此在由三个不断电电源供应器3构成三相UPS时,有动机采用共用直流输入电压DC的方案来设计电路。”

    为了便于表述,我们把“开关SW2在允许的情况下可以分别连接各自的直流输入电压DC”和“共用一个直流输入电压DC”分为“开关SW2的连接方案A”和“开关SW2的连接方案B”。

    审查员的上述评述可以解读为:方案A和方案B是所属技术领域的技术人员在设计电路时的不同选择,不需要付出创造性的劳动,也就是说,现有技术中存大量的方案A的现有技术,也存在大量的方案B的现有技术,本发明只是在两种方案中选出其中而已。

    但是,如果现有技术中从来没有出现过方案B,方案B是本发明从无到有全新提出来的,那审查员的上述评价就难以成立了。既然审查说“降低成本和减小装置体积是装置设计中的普遍需求,所属技术领域的技术人员通常都会考虑成本及装置体积的要求而尽量减少元件数”,那么,这是一个大家都在致力解决的技术问题了。既然大家都有动机,为何却没有这个方案呢?这岂不正好说明本发明方案的创造性?

    关于“动机”一词,来源于审查指南创造性判断三步法中的第三步:“判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。”

    审查指南中说的是“将上述区别技术特征应用到最接近的现有技术……的启示”。可见,所谓“动机”,是指在现有技术中找到了该区别技术特征后,然后才来判断是否有动机。如果现在技术中根本没有找到该特征,谈何动机呢?

    如果遇到这种情况,可要求审查员指出所谓的启示是审查指南第二部分第四章3.2.1.1节中所提到的三种启示中的哪一种,如果是第i种“公知常识”,则可以可以要求审查员举证。

    当然,在上述案例中,申请人和其专利代理人要弄清楚为何现有技术没有方案B?采用方案B有什么难度?专利代理人要与发明人充分讨论,找到现有技术没有提出方案B的原因,胜算的把握才会更大。

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