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如何申请美国专利
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发明专利创造性答辩的五要素法

     案由:“1010039JYC-非晶硅薄膜晶化”的答——通,在审查意见通知书中,对于本发明的创造性,本发明与对比文件的区别技术特征,审查员均用对比文件加公知常识、常规技术手段或惯用手段来否定其创造性。就如何争辩,该案代理人与我进行了讨论。

     在讨论中,我提出的争辩方法如下:

     把答复创造性分为五要素,即SATS2R,其中,S指situation 即背景技术(答通时指与本发明最接近的现有技术),A指action,即区别技术特征,T指target指解决的技术问题,S2指suggestion,即教导、启示、动机,R指result,即有益效果。

     S2(教导、启示、动机)可能是最接近的现有技术中的不同地方、另一篇对比文件、教科书中公知、惯用手段、常规技术手段等。判断是否有启示如下图:

    发明专利创造性答辩

     具体到本案来说,本发明与对比文件有区别技术特征,但审查员没有举证就认为该区别技术特征为本领域公知的、或者是常规技术手段或是惯用手段,主要是因为在本案的申请文件中,并没有讲清楚具有该区别技术特征的技术方案要解决什么样的技术问题,具体能带来什么好处。为此,需要和发明人进行沟通,找出具有该区别技术特征的技术方案要解决什么样的技术问题[注1],能产生什么有益效果。所以首先要明确解决的技术问题,并紧扣该技术问题,如果仅说与对比文件有区别,但不知道该区别能解决什么技术问题带来什么技术效果是不足以令人信服的。

     注1:如果该技术问题在原始申请文件中并未记载,审查指南中规定可以根据现有技术重新确定。但审查指南P170页中记载“作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。”

     所以在撰写的时候,也可以分为五要素,即STARE,其中,S指situation 即背景技术,T指target指解决的技术问题,A指action,即区别技术特征,R指result,即有益效果。E指embody,具体实施例。其中技术问题和技术效果尤为重要,撰写时,描述技术效果时,不能笼统描述或仅声称其具有怎样的效果,要进行说理分析(比如化学领域中用实验数据说明,机械、电气领域中结合结构特征和作用方式进行说明等)说明为什么这样的方案就能产生这样的效果。

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