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要求国内优先权的PCT申请进入中国国家阶段的策略

曹菁

越来越多的企业利用专利申请保护自己的技术,从而使自己的产品在激烈的市场上拥有竞争优势。然而,一项好的专利总是在不断变化和改进中的。因此,保护好企业的技术,不仅仅是简单地申请一个专利,更要注重专利申请的策略。

   

本文主要针对不断改进的技术采用要求国内优先权的PCT申请进入国家阶段的保护方式所存在的问题进行讨论,即如何能使专利保护范围不受在先申请的牵制,如何从长远的角度考虑专利申请的策略,并有预见性地充分准备。

   

对于不断改进的技术,随着技术的改进,有可能在不同的申请日内申请了一连串相关联的专利申请,而申请人很可能在最后申请了一个PCT申请,要求了这一连串在先申请的优先权,并且该PCT申请进入了中国国家阶段。

   

要求国内优先权的PCT申请进入中国国家阶段时,应当看作是要求本国优先权,即必须符合专利法实施细则第32条第二款的规定。"申请人要求本国优先权,在先申请是发明专利申请的,可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请;在先申请是实用新型专利申请的,可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是,提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础:(一)已经要求外国优先权或者本国优先权的;(二)已经被授予专利权的;(三)属于按照规定提出的分案申请的。"这些规定有可能导致要求国内优先权的PCT申请进入国家阶段时无法真正享受到优先权,必须谨慎操作。下面以一个案例进行说明:

   

针对不断改进的发明创造,某申请人进行了如下保护:
1. 申请人于2010.7.9申请了第一件国内发明专利I1及实用新型专利U1的同日申请;其中国内发明专利I1不缴申请费任其视撤;
2. 申请人于2011.1.10申请了第二件国内发明专利I2及实用新型专利U2的同日申请;其中国内发明专利I2不缴申请费任其视撤;
3. 申请人于2011.5.16申请了第三件国内发明专利I3及实用新型专利U3的同日申请;其中国内发明专利I3不缴申请费任其视撤;;
4. 针对以上三件申请,申请人于2011.7.1提出了一个PCT国际申请P1,并要求I1、I2及I3作为优先权;
5. 针对PCT国际申请P1,申请人于2012.12.3进入了中国国家阶段C1;;
6. 申请人申请的三件实用新型专利U1、U2及U3分别于2011.1.26、2011.9.1、2012.1.18日陆续获得授权,其中U2的实际办理缴费登记日为2011.6.24。

   

针对以上的专利申请策略,分析如下:
首先实用新型U1、U2、U3是很有必要申请的,因为在其申请的时候,后续改进还没有做出来,申请人并不能预知后面是否还会有新的改进,那么在先申请是否会因为被要求优先权而导致视撤是不知道的,这导致在先申请是否要缴申请费也是不能决断的,同时申请实用新型和发明专利,而发明专利不缴费,则解决了这一困局;同时,因为实用新型可以快速拿到专利权,可以尽可能多地覆盖该专利保护的空白期。

   

其次,同日申请一个发明专利也是很有必要的,这是因为实用新型专利授权较快,有可能在优先权期限内已经授权,造成,国内优先权的PCT申请进入国家阶段时无法真正享受到优先权。上述案件中,由于U1、U2的授权日或实际办理缴费登记日早于PCT申请P1的提出日,如果在先申请没有同时申请发明专利,则PCT申请必须要求U1、U2、U3的优先权,则会造成P1实际上不能享受到U1和U2的优先权。

   

上述案件中采用了同日申请发明专利的策略,则避免了这一问题。C1属于P1进入中国国家阶段的申请,P1要求了I1、I2及I3作为优先权。因此,C1相当于要求了I1、I2及I3本国优先权,应当按照国内优先权的规定来审查。用以上的策略进行的专利申请,进入中国国家阶段时优先权I1、I2及I3都是有效的优先权,不会成为现有技术或抵触申请。同时,三件同日申请的实用新型还可以在较短的时间内获得专利权,以尽快获得重要技术的保护。申请人还可以在参考了国际检索报告后再进入国家。即使从企业成本的角度考虑,由于I1、I2及I3不缴纳申请费,以上方法即能有效保护了申请人的不断改进的技术,又不会增加企业过多的成本,不失为一个很好的专利申请策略。